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浅谈地理标志商标的合理使用

我国《商标法》规定了合理使用制度,即《商标法》第五十九条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专有权人无权禁止他人正当使用。”在侵犯地理标志类商标案件中,被告经常以合理使用作为抗辩的主要理由。比如,在多起涉及侵犯“舟山带鱼”商标案中,被告均主张涉案商品的确是来自舟山的带鱼,对“舟山带鱼”四个字的使用属于合理使用的范围。那么,为什么商标法会规定商标的合理使用制度,侵犯地理标志商标案件被告为何经常主张合理使用,合理使用需要举证证明吗?

一、规定商标合理使用制度的原因

1、商标法是利用符号做的一个巧妙制度设计。

商标法是一个很有趣的制度设计,这个制度把与商品或者服务不相干的符号(文字、图形、声音、形状)等等与具体的、特定的商品或者服务联系起来,在一定的语境范围内,当提到这个符号的时候,就能够代表对应的特定的商品或者服务。比如联想,在某些语境下,提到这个词的时候我们脑海中出现的不是去想什么东西,而是说的人和听的人都知道指的是联想笔记本。

要强调一定是与特定的商品或者服务不相干的符号,是为了能够让人辨别。比如,苹果商标可以用在手机这个商品上,但是用在水果这一类,则会带来困惑和不能分辨,比如苹果牌苹果、苹果牌香蕉,说的人和听的人都会一头雾水。这就是为什么商标法要规定商标要具有显著性。

如此巧妙的制度设计,既可以让相关公众分辨出不同的商品和服务,又有利于特定的商品和服务被广泛传播,无论对商品服务的提供者还是消费者都有利。不过,因为这种制度要利用符号,那就在既有的符号的世界里创造出了另外一个世界。

2、符号世界的变化

符号(文字、图形、声音、形状)的诞生,一方面代表着人类对世界的认识不断提高,另一方面也是人们沟通、交流和表达的需要。符号刚开始的功能在于传情达意,与商业世界没有关系。符号是怎么跟商业扯上关系,出现商标了呢?或许是人们慢慢发现符号具有区别功能、指代功能和传播功能。区别功能可以让一个人做的东西跟别的人做的东西区别开,比如在某些商品上打上工匠的名字,有了问题可以找到特定的人;指代功能和传播功能可以让这个符号以及符号代表的事物得到很好地传播,比如诗人的名字可以跟他的作品一起流传千古,而名字和作品都是由符号组成的。随着经济的发展,有聪明人设计出了商标法律制度。

当商标出现了之后,符号的世界发生了变化,有一部分符号除了传情达意,还开始作为商标承担指代商品或者服务来源的功能。问题在于:作为商标的这些符号往往仍然有传情达意的功能。比如,当我们说“长城”的时候,或许某些时候我们说的是一种牌子的汽车,更多的时候我们指的是“万里长城”。

为了进行区分,我们可以把兼具两种功能的符号的使用方式分为:第一性意义上的使用(即传情达意的使用)和第二性意义上的使用(即商标意义上的使用)。

3、合理使用,其实是第一性意义上的使用,即非商标性使用

有人把商标的合理使用理解为:虽然使用了商标,但是因为法律的特别规定,不属于侵权的例外规定。其实这种理解是有问题的。商标的合理使用,其实并非商标的使用,即看似是对商标标志的使用,其实是在符号第一性意义上的使用,根本不是对商标标志的使用。

比如,“田七”既是一种中草药,又是一种牙膏的商标,如果另外一种牙膏在自己的配方上写上“田七”,虽然使用了“田七”这个符号,但是并非在第二性意义上使用“田七”,而是在第一性意义上使用“田七”这个词,并非是一种商标性使用。

二、在侵犯地理标志商标案件被告为何经常主张合理使用

1、何为侵犯地理标志商标案件?

根据我国《商标法》第十六条的规定:“地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”

地理标志可以注册为普通商标,但是限制比较多。我国《商标法》第十条规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。”第十六条规定:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所表示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用。”通过以上规定可以得出:如果地理标志中包含县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不能被注册为普通商标;如果申请注册的商品并非来源于地理标志所表示的地区的,不能被注册为普通商标。两个不能之后,可以注册的范围是非常小的,不过也有可能性,即:地名应为县级以下行政区划或者中国公众不熟悉的外国地名,并且商品要来源于所表示的地区,那么就可以注册为普通商标。

地理标志经常被注册为集体商标或者证明商标。《商标法》第十条虽然规定了县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不能作为商标,但是同时做出了例外性规定,即“作为集体商标、证明商标组成部分的除外”。大量的地理标志商标都是集体商标或者证明商标,比如舟山带鱼、西湖龙井、金华火腿等等。从地理标志所体现的一定区域的商品的特性这一功能来看,被注册为集体商标或者证明商标更符合地理标志的本质。

无论是普通商标、集体商标还是证明商标,包含地理标志的,我们都可以称之为地理标志商标案件。

2、地理标志商标标志的构成特点

与其他的商标相比,地理标志商标标志在构成上有一个突出的特点,即基本上是以“地名+商品名”构成。也许有的地理标志型商标是组合商标,由“图形+文字”组成,其图形往往与特定地域风貌有关,文字往往包含地名。也就是说,地名往往是地理标志型商标的的核心组成部分,也是其主要识别部分。比如:涪陵榨菜、库尔勒香梨、信阳毛尖、西湖龙井、舟山带鱼等等。

“地名+商品名”构成模式的商标显著性并不强。从语言的表达方式来看,这种模式也经常是在第一性意义上使用符号的方式。比如,我们在市场上购买的西瓜,经过用产地来进行区分,比如“东北西瓜”“大兴西瓜”等等,消费者在购买的时候也会简单的说买“东北西瓜”,这种语境下要表达的应该是买“产自东北的西瓜”,而非某个牌子的西瓜。这种区分方式已经成为了一种商业习惯,很难说是一种商标性使用。

正因为如此,在此类侵犯商标权的案件中,被告经常会主张自己对地名的使用是一种陈述性使用,并非商标性使用,因为自己的商品真的来自于这个地方,属于合理使用的范围。

三、司法实践中曾经被判定侵权的地理标志商标使用方式

1、提供的包装盒、包装袋与地理标志商标标识相同或者近似

一些销售散装食品、茶叶的经营者会提供包装盒、包装袋,如果这些包装盒、包装袋上面突出使用了与地理标志型商标相同或者相似标识,则可能会侵犯商标权。

在杭州市西湖区龙井茶产业协会诉上海市某茶行一案中,终审判决认为:某商行原本销售的系散装茶叶,但在销售时向消费者提供了带有“西湖龙井”及“西湖龍井”标识的的包装盒,此行为构成“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同或近似的商标”,构成商标侵权。

2、被告既使用被告注册的商标又突出使用与地理标志商标相同或者相似标识

在很多案件中,被告有自己申请注册的商标,也规范的使用了自己注册的商标,但是同时也突出使用了与地理标志商标相同或者相似的标识,是否构成侵犯商标权呢?答案是肯定的。

在盘锦大米协会起诉某食品厂侵犯商标权一案中,二审法院指出:某食品厂未能提交证据证明所生产的涉案商品大米的原产地来自辽宁省盘锦市,同时,其在涉案商品包装袋上标注使用“XX”商标,又使用“盘锦大米”文字,因该文字被以突出方式标注使用,已经起到标识大米来源的作用,具有商标性使用的效果,会使相关公众据此以为涉案商品大米系原产于盘锦市。在此情况下,其在涉案商品上突出标注“盘锦大米”文字的行为,不属于正当使用,构成侵犯涉案商标专用权的行为。

3、商标的不规范使用构成侵权

在一些案件中,被告会以被告也注册了商标或者经过授权有权使用他人已经注册的商标进行答辩,这种情况下,如果被告没有规范使用其注册的商标或者被许可使用的商标,容易造成混淆的,也构成侵权。

在射阳县大米协会诉某米厂侵害商标权纠纷一案中,原告的商标是“射陽大米及图”,被告从他人处被授权使用商标“射場shechang”。在使用过程中,某米厂故意将“射場大米”文字、“米”变形图案和长方形边框要素组合而成“射場大米及图”标识使用。经过对比,与原告的“射陽大米及图”商标非常近似,主观上具有攀附原告注册商标的故意,构成侵犯注册商标权。

4、使用地理标志商标的主要识别部分,构成侵权

在一些案件中,被告并没有完整、全部的使用涉案地理标志商标,这种情况下是否构成侵权呢?根据现有案例,这种情况主要比对商标的主要识别部分,如果主要识别部分构成相同或者近似的,则构成侵权。这个主要识别部分,往往是“地名”。

在舟山市水产流通与加工行业协会与北京某食品销售有限公司侵害商标权纠纷案中,原告的商标是“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”,涉案商品的外包装上写的不是“舟山带鱼”,而是“舟山精选带鱼段”。法院认为:因被告无法证明带鱼段来自于舟山,在外包装上使用”舟山精选带鱼段“侵犯了”舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”的商标权。

四、合理使用经常是需要被证明——从舟山带鱼案谈起

舟山市水产流通与加工行业协会(以下简称“舟山水产协会”)与北京某食品销售有限公司、北京某超市侵害商标权纠纷案被列为最高人民法院公布的2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之一。

案件的基本情况:舟山市水产流通与加工行业协会系“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”的专用权人。2011年1月28日,舟山市水产流通与加工行业协会在某超市公证购买了某食品销售公司生产的“舟山精选带鱼段”,认为其外包装上突出使用了“舟山带鱼”字样,容易造成公众混淆,侵犯了自己的商标权,随后起诉到法院。

一审法院认为:在原产于舟山海域的带鱼上标注“舟山精选带鱼段”属于对地理标志的正当使用,并不侵犯舟山水产协会的商标权利,被告提供的证据可以初步证明公司生产销售带鱼的原产地为舟山,原告舟山水产协会作为证明商标的注册人,属于对商品有监督能力的组织,应当提供证据证明某带鱼产品是否属于舟山海域的带鱼,否则应该承担举证不能的责任。一审法院判决原告败诉,原告不服上诉到了二审法院。

二审法院认为:某食品销售公司虽然没有向舟山水产协会提出使用涉案商标的要求,但如果其生产、销售的带鱼商品确实产自浙江舟山海域,则舟山水产协会不能剥夺其在该带鱼商品上用“舟山”来标识商品产地的权利,包括以本案中的方式——“舟山精选带鱼段”对其商品进行标示。本案中,某食品销售公司作为涉案商品的生产者,对于涉案商品是否产自浙江舟山海域负有举证责任。二审法院认为:某食品销售公司提供的证据不能证明涉案产品来自舟山,应该承担侵权责任。

虽然本案一审、二审的判决结果不同,但是有两点一审、二审法院的观点是相同的:①如果带鱼段真的来自于舟山,则不构成侵权;②以上事实需要有证据来证明。

在证明责任的分担方面,一审法院和二审法院持不同意见:一审法院认为在被告可以提供初步证据的前提下,原告作为证明商标持有人,其应当提供证据证明某带鱼产品是否属于舟山海域的证据,二审法院则认为此项事实的证明责任全部是被告的,不用分给原告一部分。对证据规则的理解和认定,很难说哪个法院正确,都有其道理。不过,最高人民法院既然把二审判决作为典型案例公布,说明最高人民法院认可二审判决的举证责任分配方式,这对我们法律实践工作具有很强的参考价值。

当然,并非所有的合理使用都需要证据来证明。鄂尔多斯市秦直道遗址旅游开发有限责任公司与鄂尔多斯机场管理集团有限公司等侵害商标权纠纷案中,涉案商标为“秦直道”,虽然不是地理标志商标,但是同样是涉及地名的商标,对地理标志商标合理使用有借鉴意义。秦直道是公元前212年修筑的一条南起秦都咸阳(今陕西省淳化县北梁武帝村)中经新秦中(今鄂尔多斯),北至九原郡(今包头市西)的直通大道,宽约22米,全长约745公里。秦直道公司的法定代表人在第39类“观光旅游、安排旅游、旅游安排”等服务类项目上注册了“秦直道”商标,被告发布的视频材料中含有彩屏图片的景区名称“东联秦道城国家4A级景区”。法院认为这种使用是一种陈述性使用,而非商标性使用,不侵犯原告的商标权。

综上,限于篇幅,本文对地理标志商标的合理使用制度进行了简单的分析,侧重司法实践的分析、总结,在理论的周延性方面尚有很大不足,欢迎读者批评指正!

(作者:赵虎,北京市中闻律师事务所合伙人)

(本文系TechWeb博客作者原创,未经允许不得转载。本文仅代表作者观点,不代表本站立场。)

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